Una de las preocupaciones recurrentes de los emprendedores es cuándo podré volver a vender mis productos u ofrecer mis servicios, pero qué sucede con mi marca mientras no facturo, no la utilizo; en este artículo, abordamos la acción de cancelación de una marca ante la falta de uso.
Ma. Cecilia Olivares Saldarriaga[1]
La emergencia sanitaria decretada por el gobierno peruano afecta al mercado y, por tanto, impacta en los emprendedores y empresas, pues ven disminuidas sus ventas, sobre todo, aquellos que se dedican a productos o servicios no esenciales[2]. Uno de los activos intangibles más importante que tiene todo emprendedor o empresario es su marca, aquel signo distintivo que permite identificar su producto o servicio y, diferenciarse de su competidor, pues traslada información sobre el origen empresarial y, además es un indicativo de calidad, precio y prestigio.
A la fecha, varios agentes económicos han tenido que mantener cerrados sus fábricas o locales comerciales, es decir, no fabrican sus productos, no brindan servicios a los consumidores; por lo que, no utilizan su marca en el mercado, debido a la disposición del gobierno, de paralizar, en general, las actividades económicas por el riesgo de propagación del Covid-19.
Sin embargo, en atención a esta situación, surgen las dudas ¿qué pasará ante la falta de uso de las marcas en el mercado? ¿ello debilita la protección de una marca otorgada o afecta el derecho del titular de dicho signo distintivo? Sobre el particular, de acuerdo al artículo 165° de la Decisión 486, Régimen de Propiedad Industrial (Decisión 486), un tercero puede solicitar la acción de cancelación de una marca ante la falta de uso de la misma por parte del titular, licenciatario o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en la que se inició dicha acción.
No obstante, “el registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”. En consecuencia, un tercero puede solicitar la cancelación de una marca ante la falta de uso de la misma en el mercado durante tres años consecutivos, contados desde la fecha de la solicitud presentada; siendo que de comprobarse ello, el titular de la marca pierde el derecho de propiedad frente a dicho intangible y aquel tercero puede obtener el registro de la marca (derecho preferente de registro artículo 168 de la Decisión 486), debido a que, el titular no cumplió con su obligación de utilizar el signo distintivo otorgado por el Estado (Indecopi).
Es importante mencionar que la carga de la prueba del uso real, efectivo y constante de la marca ante el Indecopi corresponde al titular de la misma y, que ello podrá sustentarse a través de facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría.
En ese sentido, para que proceda la cancelación, la falta de uso de la marca en el mercado deberá darse durante tres años consecutivos, siendo que, en principio por el tiempo de la emergencia sanitaria (90 días) y la recuperación gradual de la economía, lo más probable, es que esta situación no se presente en la mayoría de marcas. Sin embargo, ¿qué sucede en el escenario de una empresa que antes de la emergencia sanitaria no se encontraba usando su marca, por ejemplo, durante el plazo consecutivo de dos años?; si bien, en principio, para que no se contabilice el tercer año consecutivo de falta de uso y con motivo de la emergencia, podría alegar que dicha situación de no uso se debió a fuerza mayor o caso fortuito, en la práctica, no bastará con mencionar esa “justificación”, sino que deberá demostrar que esta circunstancia agravó la posibilidad de poner nuevamente su intangible en el mercado y que realmente tuvo la seria intención de utilizar la marca en el tiempo de la emergencia sanitaria, pero que por factores externos no fue posible; de lo contrario, el plazo transcurrido durante la cuarentena podrá contabilizarse para completar los tres años consecutivos de no uso.
Ahora, lo cierto es que en el caso de emprendedores que manejan una cartera de marcas, lo más probable, es que por la coyuntura actual, quizá, decidan destinar sus máximos esfuerzos, a potenciar sus marcas más reconocidas por el consumidor y que les reditúen mayores ingresos a costas de otras, a fin de poder recuperarse de manera más rápida de la crisis económica; por lo que, ante la situación descrita el eximente de fuerza mayor o caso fortuito calzaría perfectamente, claro está, previa demostración de esta circunstancia y justificación de la decisión adoptada.
De igual forma, lo mencionado anteriormente, aplicaría para aquellos empresarios que su marca engloba una serie de productos o servicios y, únicamente optan por reactivar sus ventas en determinados productos o servicios a razón de la demanda histórica de los consumidores, dejando de lado, aquellos que proyectan que no serán requeridos ante la disminución de ingresos económicos de sus potenciales clientes.
Adicionalmente, los factores a considerar como justificación del eximente de responsabilidad serán el tamaño de la empresa (micro, pequeña o gran empresa) y el rubro al que se dedican, así se podrá determinar si efectivamente existen razones reales por el no uso de la marca.
En conclusión, la emergencia sanitaria no debilita la protección de una marca otorgada, pues el registro de una marca no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito, situación en la cual nos encontramos actualmente.
No obstante, en el caso de la falta de uso de una marca antes del estado de emergencia, el riesgo de afectar el derecho del titular de dicho signo distintivo sí se presenta, en tanto, aquel deberá demostrar que tuvo la seria intención de utilizar la marca durante el estado de emergencia, pero que ello no fue posible por la misma situación en sí; de esa manera, el titular buscará que el tiempo de la emergencia no se contabilice como parte de los tres años consecutivos de no uso de la marca (requisito legal) y, en consecuencia, no prospere la cancelación accionada en su contra, situación complicada de superar.
Finalmente, debemos tener en cuenta que el registro de una marca otorga a su titular el derecho de utilizar dicho signo en el mercado para distinguir sus productos o servicios de los demás y trasladar al consumidor información respecto a la calidad, prestigio; por tanto, en caso aquel decida no activar dicho derecho, un tercero (competidor) interesado en usar ese signo puede “adueñarse legítimamente del mismo”, a través de una acción de cancelación, en la medida que las marcas son otorgadas por el Estado para ser usadas por los agentes económicos. Siendo que la acción de cancelación se da, con la finalidad de que lo que consta en el registro de marcas refleje lo que ocurre en el mercado, así como descongestionar el citado registro para facilitar que los nuevos solicitantes puedan acceder a marcas que han caído en desuso.
¡Así que, debemos proteger nuestras marcas usándolas, salvo situaciones extraordinarias como en los tiempos de Covid-19!